Organización Mundial de la Propiedad Intelectual(OMPI)
La OMPI son las siglas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual encargada de aplicar las directrices facilitadas por la ICANN para la resolución de las controversias que puedan suscitarse con relación a los nombres de dominio.
Generalmente, estas cuestiones se dirimen dentro de un procedimiento ágil y relativamente rápido, cuyo coste es inferior a la resolución judicial del conflicto, y que concluye bien con la anulación, bien con la transferencia del dominio.
Para solucionar estas cuestiones, la anterior no es la última instancia a la que acudir, siempre es posible igualmente plantear el problema ante la vía judicial.
La OMPI fue establecida en 1970 y en 1974 pasó a ser organismo especializado de la ONU. Su finalidad es preservar y aumentar el respeto hacia la propiedad intelectual en todo el mundo y fomentar el desarrollo industrial y cultural, estimulando la actividad creadora y la transferencia de tecnología. La Organización divulga información y mantiene registros internacionales y otras formas de cooperación administrativa entre sus 175 Estados Miembros, además de asegurar la cooperación administrativa entre las diferentes uniones establecidas para proteger los derechos de propiedad intelectual.
Las principales uniones con tal fin son:
· La Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (Unión de París)
· La Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Unión de Berna)
La OMPI administra 15 tratados internacionales sobre propiedad industrial y 6 relacionados con derechos de autor.
La Organización cuenta con tres órganos rectores que establecen cada dos años el programa y el presupuesto de la Organización:
· Asamblea General: está integrada por los Estados miembros de la OMPI que a su vez son miembros de la Unión de París o la Unión de Berna. Estos miembros se reúnen cada dos años
· Conferencia: también está integrada por todos los Estados miembros y se reúne cada dos años
· Comité de coordinación: está integrado por 72 miembros que se reúnen anualmente
La OMPI cuenta con 765 funcionarios y su presupuesto para 2000-2001 fue de 48 millones de dólares.
APARICION DE INTERNET:
Internet nace en EEUU en 1969, con el nombre de “arpenet”, proyecto que buscaba interconectar diversos centros de tecnológicos y de investigación claves durante la Guerra Fría. Luego de la Guerra Fría, se fueron incorporando progresivamente universidades, bibliotecas y centros de investigación de todo el mundo, convirtiéndose en un revolucionario medio de comunicación.
A principios de los ´90, específicamente en 1995 se produce lo que se conoce como el “boom de Internet” y es el momento que se considera que nace la Internet comercial debido a varios factores; la eliminación por parte de EE.UU de las medidas que limitaban el uso comercial de la red , el “boom de Internet” se debió igualmente al uso tan alto de la World Wide Web (WWW) que es el servicio mas popular de Internet, se abrió a las entidades comerciales, y rápidamente la red alcanzó el millón de usuarios. A partir del fenomenal desarrollo informático y de las comunicaciones, producido durante la última década, Internet ha crecido a una velocidad inédita, habiendo alcanzado (según un reciente estudio), las 50 millones de páginas web. Lo notable es que, a medida que va pasando el tiempo, el crecimiento de la red se hace cada vez más veloz.
El contenido de la Web se escribe en lenguaje HTML y puede utilizarse intuitivamente mediante un programa llamado navegador.
La estructura técnica de Internet está compuesto por dos partes: TCP/IP. El IP desarma los envíos en paquetes y los rutea. Mientras que el TCP se encarga de la seguridad de conexión, comprueba que lleguen los datos en forma completa y que compongan finalmente el envío original.
Para obtener dinero en Internet es indispensable que los usuarios accedan a las páginas web sites, y la forma de acceder en Internet a las páginas web de una determinada empresa, institución o persona es a través del “sistema de nombres de dominio”.
Y es que el sistema de nombres de dominio no escapa de la filosofía ampliamente aplicada en Internet, en cuanto a que lo más importante es estar en la red y lo demás se resuelve sobre la marcha. Esto ha traído, sin que signifique sorpresas, infinidad de inconvenientes.
NOMBRES DE DOMINIO:
Los nombres de dominio son direcciones en Internet expresadas para facilidad del usuario.
Cuando las empresas se intregan en la utilización del sistema de Internet adoptan como nombre de dominio, el nombre de sus empresas o marcas. (Vgr lanacion.com.ar , rionegro.com, etc).
Son formas de uso amigables para los números de protocolo en Internet.
Los nombres de dominio permiten a 1os usuarios la localización de computadoras en la red de una forma sencilla y simple de recordar facilitando el uso comercial, institucional o privado en Internet.
El dominio permite al ordenador entrar en conexión con otros ordenadores.
Así, el “domains name system” es un sistema por medio del cual los nombres de dominio se convierten en direcciones de IP, identificando de esta formas a los ordenadores.
El desarrollo del sistema de nombres de dominio ha abierto la puerta al uso comercial, institucional y privado de la red en proporciones nunca antes vistas en ningún otro medio. En los primeros 5 años de vida logró más personas conectadas que las que tuvo la radio en sus primeros 50 años o la televisión en sus primeros 30.
Si bien fueron diseñadas con el fin de permitir a los usuarios localizar ordenadores de manera más fácil, los nombres de dominio han adquirido mayor importancia de tanto que son indicadores comerciales y, como tales, han provocado conflictos con el sistema de indicadores comerciales protegidos por el derecho de propiedad intelectual que existía antes de Internet.
DISTINTOS TIPOS DE DOMINIO:
Los nombres de dominio están estructurados en niveles que se leen de derecha a izquierda, cada nivel está separado del siguiente por un punto.
Los nombres de dominio se clasifican en:
- Dominio de nivel superior o TLD (top Level domain) y
- Dominio de segundo, tercer o más niveles (los distintos subniveles).
A su vez los dominios de nivel superior de TLD se subdividen en:
A) Los GTLD o dominios genéricos de nivel superior: son aquellos que no presentan en su estructura indicación alguna del país de procedencia del operador del web site y por ello son lo más apetecidos a nivel comercial. Se trata de los dominios de nivel superior de una dirección Internet, que sirven de indicadores de la actividad del usuario (vgr . Lavozdelinterior.com, rionegro.com, etc.) , no terminan en punto ar (.ar) si son de argentina por ejemplo. No tienen indicación de su país.
Siete eran los GTLD originales, creados en 1980, a saber:
- .com (irrestricto con fines comerciales);
- .edu (para entidades educativas de EEUU);
- .org (irrestricto sin fines comerciales);
- .gov (gobierno de EEUU);
- .mil (militares de EEUU);
- .int (organismos internacionales);
-.net (irrestricto para redes).
El 16 de noviembre de 2000, la ICANN aprobó la creación de 7 nuevos GTLD:
- .aero (para el ámbito de la aviación);
- .biz (para negocios y empresas); Veremos mas adelante jurisprudencia que se planteo respecto de una empresa con .biz
- .coop (para cooperativas);
- .info (sin restricciones);
- .museum (para museos);
- .name (para nombres de persona);
- .pro (para profesionales).
Actualmente se encuentran en proceso de análisis la creación de 10 nuevos gTLD, entre los cuales se encuentran los sgtes.:
- .asia (para sitios asiáticos);
- .cat
- .jobs
- .mail (pensado para los servicios a prueba de spam);
- .mobi (para identificar sitios a los que se puede acceder a través de aparatos portátiles, como teléfonos celulares);
- .post
- .tel
- .travel
-.xxx (para sitios prohibidos para menores).
B) Los ccTLD o Dominios de Nivel Superior Correspondientes a Códigos de Países (Country Code Top Level Domain) son establecidos conforme al código de dos dígitos de identificación del país, vgr..ar (Argentina), .br(Brasil),.Es(España), etc. vgr: lanacion.com.ar
La OMPI, que cuenta con un programa relativo a los CCTLD, ofrece un portal de bases de datos que facilita la búsqueda en línea de información relacionada con los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de piases.
En Argentina, los nombres de dominios son administrados por network information center Arg.
A continuación, para adentrarnos mas en el tema y a los efectos de especificar previamente ciertos puntos necesarios para el entendimiento de este trabajo distinguiremos entre nombres de dominio comercial y nombre de dominio personal; como así también, la diferencia entre nombres de dominio y marcas.
DIFERENCIA ENTRE NOMBRE DE DOMINIO PERSONAL Y COMERCIAL:
Respecto a la esfera personal vemos que se trata de un derecho unido a la personalidad que posee todo hombre por el hecho de ser hombre. Es un derecho fundamental, inalienable e inherente a la condición de ser humano. Por lo tanto, es un derecho a tener un nombre y a ser reconocidos por el.
La esfera comercial supone el derecho a un nombre por el cual se hagan distinguibles los productos o servicios que ofertamos al mercado. Este derecho vendrá dado por una vía registarl, entonces hablaremos de una marca registrada. Es decir, al actuar en el mercado registramos un nombre nuestro comercial por el cual se nos se nos concederá en el mercado, el derecho a ser los únicos en utilizarlos, a evitar que lo utilicen otras personas y desde otro punto de vista, conllevará a una serie de responsabilidades.
Es decir, todo lo que venga con el sello de nuestro nombre, se presupone de nuestro comercio; por un lado es lo que nos dará fama y por otro lado responderemos por ese producto, de su calidad, condiciones, etc.
También se protegen las marcas comerciales no registradas, es decir aquellas que son utilizadas en el mercado y son reconocidas dentro de su ámbito a pesar de no haber sido registrada.
DISTINCION ENTRE MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO:
En materias de marcas se puede otorgar el derecho exclusivo sobre una misma denominación a diferentes empresas en un mismo territorio, siempre y cuando esa marca se utilice para actividades bien diferenciadas, como para que no exista riesgo de confusión (Vgr. Del turista calzados, del turista chocolatería).
Esta idea no resulta aplicable en el sistema de nombres de dominio en el que, tanto en el caso de nombre de dominio que corresponda a unos sujetos del mismo territorio como en los casos correspondientes a códigos de otros países, únicamente se permite registrar el mismo nombre de dominio a una sola empresa. Ergo, a pesar de que en un territorio determinado (Argentina) existen varias empresas que tengan el derecho exclusivo a una determinada denominación o marca para actividades distintas, únicamente podrá registrar como nombre de dominio dicha empresa que lo solicita primero a pesar que las otras empresas tenga el derecho a utilizar dicha denominación (primero en el tiempo, mejor en el derecho).
Otras de las diferencias son los procedimientos para la concesión de nombres de derecho y las marcas:
a) el dominio se concede por el solo hecho de ser solicitado y de no existir registrado otro idéntico.
b) las marcas se conceden después de someterse a examen de registrabilidad y luego de ser sometidas al público para que terceras personas que se vean potencialmente lesionados en sus derechos puedan oponerse a la registración, al igual que las demás marcas, que por su similitud a otras registradas pueden llevar a confusiones, en estos casos no son aceptadas para su inscripción en el registro.
Uno de los temas que acosa a la OMPI es el problema de la “ciberocupación”, que esta íntimamente relacionado con las marcas y los nombres de dominio y es a la vez el problema en el cual hemos de centrar nuestra mirada a los efectos de la realización de este trabajo.
A este fin abordaremos el tema de la ciberocupacion, y la actividad desplegada por la OMPI para resolver los conflictos que se suscitan en virtud de este tema.
CIBEROCUPACIÓN:
Cuando las empresas se integran en la utilización del sistema de Internet adoptan como nombre de dominio, el nombre de sus empresas o de sus marcas. Pero personas que no tienen ningún tipo de relación con los propietarios comenzaron a adueñarse de estos signos distintivos o marcas que gozan de titularidad legítima y las registraron como nombre de dominio propio en la red, es cuando surge el término ciberocupación.
En el ámbito de los nombres de dominio, las controversias se derivan en gran parte del problema de la ciberocupación indebida, es decir, el registro anticipado de marcas en tanto que nombres de dominio efectuado por terceras partes. Los ciberocupas se aprovechan del hecho de que el sistema de registro de nombres de dominio funciona por riguroso orden de solicitud y proceden al registro de nombres de marcas, personalidades y empresas con las que no tienen relación alguna. Dado que el registro de los nombres de dominio es relativamente sencillo y poco oneroso, los ciberocupas pueden registrar cientos de esos nombres en tanto que nombres de dominio.
Además, la importancia comercial cada vez mayor de los nombres de dominio de Internet ha generado un número creciente de casos de ciberocupación indebida, lo que se traduce en un mayor número de controversias y litigios entre los ocupantes indebidos y las empresas o individuos cuyos nombres han sido registrados y utilizados de mala fe.
Otro problema existente es el que surge de la confrontación entre el sistema de nombres de dominio (global) y el sistema de registro marcario (territorial local).
Una de las numerosas clasificaciones que se han esbozado respecto a los conflictos que se plantean en torno a los nombres de dominio, distingue entre:
- Squatter (usurpador): se trata de aquella persona que, en forma abusiva y especulativa registra o compra nombres de dominio con la intención de revenderlos y obtener una ganancia. Normalmente, el squatter solicita un “rescate” en dinero a fin de ceder el nombre de dominio al titular de la marca. Es importante destacar que el squatter no utiliza el nombre de dominio registrado.
- Parasites (parásitos): este término se utiliza para denominar a aquellos que registran nombres de dominio parecidos a los de un nombre o marca famosa, para desviar su clientela y obtener algún beneficio. A contrario de los squatters, normalmente los parasites sí utilizan el nombre de dominio registrado. Ej: “0pusdei.com” o “arifrance.com”.
- Twins (gemelos): en estos casos, tanto quien tiene registrado el nombre de dominio como también quien lo solicita tienen el mismo o casi idéntico nombre, y ambos tienen legítimo derecho a reclamar el nombre. Por ejemplo, se daría tal caso cuando dos empresas que se desempeñan en distintos rubros comerciales tienen la misma o casi idéntica marca, lo cual no está prohibido en nuestra legislación marcaria. Los nombres de dominio, al contrario de lo que sucede con el registro de marcas, abarcan a todos los productos y servicios, puesto que no existe un sistema en el cual rija el “principio de especialidad”, por lo que perfectamente podría darse la situación en la cual existiera más de una persona con igual interés legítimo en registrar un nombre de dominio.
Para combatir estas situaciones es que se sigue avanzando en la creación de nuevos gTLDs
RESOLUCION DE ESTE PROBLEMA POR LA OMPI
El auge de Internet fue particularmente importante en el ultimo decenio, aunque no se elaboraron normas jurídicas internacionales para solucionar las controversias que se plantean en el ámbito de los nombres de dominio.
Con apoyo de sus Estados miembros, la OMPI, cuyo mandando es promover la protección internacional con los círculos de Internet, tras los cuales preparó y publicó un informe en el que constataban recomendaciones relacionadas con los problemas que se plantean en el ámbito de los nombres de dominio.
Sobre la bases de las recomendaciones, la ICANN aprobó la “política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio”, que entró en vigor el 1° de diciembre de 1999.
En virtud de la política uniforme, la OMPI es el principal proveedor de servicios de solución de controversias en materias de nombres de dominios que goza de acreditación de la ICANN.
En la actualidad la OMPI se ocupa de las controversias que se producen en la parte inicial de los dominios .info y .biz.
A la vez, existen varias entidades dedicadas a la resolución de estos conflictos tales como:
a) Nacional arbitration Forum ( N.A.F).
b) CPR institute for resolution
c) Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
QUE ES LA POLÍTICA UNIFORME?:
Cuando el titular de una marca comercial o no, considera que el registro de un nombre de dominio constituye una infracción de su marca, puede interponer una demanda en virtud de la política uniforme.
Entre las razones que figuran como criterios centrales se tiene en cuenta:
- que el nombre de dominio sea idéntico o similar a una marca respecto de la cual el demandante tenga derechos.
- Las razones por las cuales se considera que el demandado no tiene derecho ni interés legítimo respecto del nombre de dominio que ha sido objeto de demanda.
- Las razones de que se considere que el nombre de dominio ha sido registrado y usado de mala fe.
En virtud de la cláusula tipo de solución de controversias que constan las condiciones relativas al registro de un nombre en un gTLd, el titular de un registro de un nombre tiene la obligación de someterse a este procedimiento.
El demandado tiene la oportunidad de revocar esas acusaciones.
A su vez, las organizaciones de resolución de conflictos (OMPI), designará a un experto, el que deberá decidir o resolver si es menester transferir el nombre de dominio. La OMPI designa a un árbitro mediador experto de una lista de cerca de 200 profesionales independientes, facultados a tomar decisiones en este tipo de casos.
PRUEBA DE LA MALA FE
Se presume que hay mala fe cuando:
- cuando las circunstancias indican que el nombre de dominio ha sido registrado o adquirido con el fin de venderlo, alquilarlo o trasferirlo al actor que es titular de la marca registrada, o a su competidor por una suma de dinero.
- El nombre de dominio ha sido registrada para impedir que el titular de la marca promocione sus productos o servicios a través de un nombre de dominio.
- El nombre de dominio ha sido registrado para entorpecer el giro comercial de un competidor.
PRUEBA DEL INTERES LEGÍTIMO:
El demandado debe probar su interés legítimo en el nombre de dominio. Las reglas son:
- que antes de ser notificado de la disputa debe demostrar que la usaba o había realizado actos preparatorios demostrables para usar el nombre de dominio en conexión con la oferta de una buena fe de productos o servicios.
- Que el demandado este haciendo uso no comercial del nombre de dominio, sin intentar obtener beneficios comerciales y confundir a los consumidores con la marca objeto del conflicto.
Estas dos (interés legítimo, y mala fe), son criterios tenidos en cuenta a los efectos de resolver los conflictos que se plantean en los nombres de dominio.
CONVENIENCIA DE LA OMPI FRENTE A OTROS MEDIOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS
El mecanismo de solución de controversias de la OMPI, es una alternativa mucho más rápida que la vía judicial tradicional. Los casos relacionados con los nombres de dominio que se presentan ante la OMPI por lo general se resuelven en menos de dos meses, a diferencia de los procedimientos contenciosos que pueden ser más prolongados.
Respecto de las tasas, éstas son mucho menores que las que se aplican en un procedimiento contencioso tradicional.
A la vez no se realizan vistas, salvo en casos extraordinario.
Las resoluciones que se dictan por la OMPI respecto a los conflictos que se suscitan con los nombres de dominio pueden ser:
- la cancelación o la cesión del nombre de dominio, (se cancela el nombre o se lo trasfiere al demandante) , o.
- el rechazo de la demanda ( se rechaza la demanda y el demandado conserva el nombre de dominio)
las resoluciones que dicta la OMPI son vinculantes en tanto que las autoridades acreditadas tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para dar seguimiento a las decisiones adoptadas.
Ahora bien; las partes tienen la potestad de someter esta controversia ante el tribunal de una jurisdicción competente. Que en la práctica rara vez se aplica.
LA CUESTION EN ARGENTINA.:
A partir del auge que tuvo Internet en Argentina, fueron miles los argentinos que aprovecharon la gratuidad y la falta de control para el registro de nombres, marcas y dominación existente.
Los casos mas resonantes, de empresas que se vieron afectadas por este suceso fueron entre otras, la bolsa porteña , que el dominio
www.merval.com.ar se encontraba registrado por la empresa interall s.r.l. . En este caso puntual a recuperado su nombre de dominio.
Las personas fallecidas también han sufrido esta practica, ya que por ejemplo se encuentra registradas
www.peron.com.ar , gardel , etc y no tienen paginas activas .
Ante esta realidad el ministerio de relaciones exteriores emitió la resolución 2226, que impone mas restricciones al registro de nombres de dominio.
En nuestro país desde 1987 NIC-ARGENTINA tiene a su cargo la administración del dominio de nivel superior de Internet (los .ar).
El 28/08/00, el ministerio de relaciones exteriores dicto la resolución 2226/00 que establecía nuevas reglas para el registro de nombres de dominio.
En el sistema de registro de nombres de dominio aflora el principio primero en el tiempo, mejor en el derecho, es decir que se otorga el derecho al uso del dominio al primer registrante .
Pero como regla no se aceptaran nombres de dominio que puedan confundirse con instituciones del Estado, o de organismos internacionales , o aquellas que ofendan la moral y las buenas costumbres
En argentina mas allá de lo antes expuesto no existe legislación alguna que se ocupe de este tema en forma especifica,( de los conflictos relacionados a nombres de dominio)
Además la política uniforme(antes reseñada) no se aplica, puesto que NIC-ARGENTINA no ha adoptado dicho procedimiento para la resolución de controversias.
NIC-ARGENTINA no interviene ni como arbitro ni como mediador en las controversias que se planteen entre las partes, relativos a registro y uso de nombre de dominio.
A la vez el susodicho se libera o exime de cualquier responsabilidad que pueda acarrear la selección de un nombre de dominio por parte de un tercero, NIC-ARGENTINA se limita a registrar dicho nombre de dominio a solicitud del registrante y/o el solicitante.
Así mismo esta se libera igualmente de responsabilidad respecto de la legalidad del registro o nombre de dominio que este registra a solicitud del registrante o solicitante .
Igualmente no evalúa si el registro o nombre de dominio puede o no violar derechos de terceros.
Pero más allá de todo esto, NIC-ARGENTINA tiene potestad para denegar o revocar un nombre de dominio, en ciertos casos determinados.
En este sentido es ilustrativo lo dispuesto en las reglas 8 a 11 de “las reglas y procedimientos para el registro de dominios Internet en argentina “que a continuación son transcriptas, teniendo mayor relevancia a los efectos de fundamentar lo anteriormente explicado los ARTS.8 ; 9 y 10.
8.- “NIC-ARGENTINA no actuará como mediador ni como árbitro, ni intervendrá de ninguna manera, en los conflictos que eventualmente se susciten entre los registrantes y/o solicitantes y/o terceros, relativos al registro o uso de un nombre de dominio”.
9.- “El registrante es el único responsable por las consecuencias de todo tipo, para sí y respecto de terceros, que pueda acarrear la selección de su nombre de dominio. En el caso que el registro haya sido solicitado por una persona física o jurídica diferente del registrante, ésta (denominado SOLICITANTE) será responsable solidariamente con el registrante. NIC-ARGENTINA se limita exclusivamente a registrar el nombre de dominio indicado por el registrante y/o solicitante”.
10.- “El hecho que NIC-ARGENTINA registre un nombre de dominio a favor de un registrante, no implica que asuma responsabilidad alguna respecto de la legalidad de ese registro ni del uso del nombre de dominio por el registrante. No es responsabilidad de NIC-ARGENTINA, y en virtud de ello, no le corresponde evaluar si el registro o el uso del nombre de dominio puede violar derechos de terceros. NIC-ARGENTINA no acepta ninguna responsabilidad por cualquier conflicto por marcas registradas o sin registrar, o por cualquier otro tipo de conflicto de propiedad intelectual”.
11.- “El registrante, y/o solicitante, que requiere el registro de un nombre de dominio en representación de una persona física o jurídica, declarará bajo juramento que tiene autorización del mismo para realizar la solicitud, y será responsable por cualquier error, falsedad u omisión en la información suministrada a NIC-ARGENTINA.
Sin perjuicio de ello, NIC-ARGENTINA se encuentra facultada para denegar o revocar un nombre de dominio en caso de que el mismo, a su criterio, se refiera a una persona física o jurídica de trascendencia y/o notoriedad pública si el registrante y/o solicitante no pudiera demostrar, a satisfacción de NIC-ARGENTINA, que se encuentra debidamente autorizado por esa persona a efectuar tal solicitud”.
A continuación nos proponemos realizar una comparación entre nuestro “sistema legal” y el sistema de otros países, o sea tendremos en cuenta lo que acontece con el derecho comparado.
Derecho comparado:
Hemos seleccionado tres sistemas legales distintos: estas legislaciones no fueron tomadas al azar.
En primer lugar elegimos la reglamentación chilena, por ser no de nuestros países vecinos, lo que demuestra que no es necesario pertenecer a los países más avanzados tecnológicamente para contar con una legislación idónea.
En segundo lugar elegimos el sistema norteamericano, por ser los precursores de Internet, por su naturaleza anglosajona, completamente opuesto a nuestro ordenamiento jurídico.
También elegimos el sistema Español, que lo relacionaremos con los sistemas de la Ompi y la Icann.
Sistema Chileno:
Los conflictos se resuelven mediante mediadores y árbitros.
Cuando se recurren a mediadores, éstos son proporcionados por Nic-Chile, sin costo para las partes.
Hay un procedimiento administrativo, que es una etapa prejudicial y a posteriori puede remitirse a una etapa judicial que es irrenunciable.
Se admiten notificaciones por correo electrónico, y en caso de incomparecencia se admite el procedimiento a través de teleconferencia.
En Chile, se procede mediante la acción de “revocación”. Lo puede realizar toda persona física o jurídica que se estime “afectado gravemente sus derechos por la asignación de un nombre de dominio” dentro de los tres años de concedido el nombre de dominio atacado.
La acción se presenta por escrito, alegando los hechos de que se vale, y se pagará la tarifa al árbitro que intervenga en el examen de admisibilidad del reclamo.
Admitido el reclamo se tiene por objeto la transferencia del dominio al vencedor.
Sistema norteamericano:
EE.UU fue el primer país en adoptar una ley específica sobre ciberocupación (ACPA, Anticibersquatting consumer protection act).
El ACPA define la ciberocupación como: “toda registración de mala fe de un nombre de dominio idéntico o similar a una marca registrada distintiva o famosa como violatorias del acta de marcas de fábricas de 1946”.
Requiere mala fe y establece una serie de presunciones que se hacen entender la existencia de mala fe.
Además requiere de la intención de obtener beneficio económico en el ciberocupa, por ende quedan excluidos los usos con fines no comerciales, Vgr. Fans club.
ACPA exime de responsabilidad a los proveedores del servicio de Internet (ISP), y a los registradores de nombres de dominio (DNS).
Sistema Español:
La política en materia de nombres de dominio fue modificada en 1996 al crearse un comité Internacional Ad Hoc, encargado de reformular el sistema de nombres de dominio.
Se recomendó un procedimiento de mediación y arbitraje, tendiente a resolver las controversias planteadas en materia de propiedad intelectual que involucre nombres de dominio y mediación que deberá seguir las reglas de la OMPI.
En caso de no llegarse a un acuerdo en el término de 30 días de iniciado el reclamo, o de no someterse cualquiera de las partes al proceso de mediación el conflictos será resuelto bajo el sistema de arbitraje obligatorio conforme a las pautas de la OMPI.
Las recomendaciones del informe final sobre el proceso de la OMPI, fueron presentadas a los estados miembros de la OMPI y a la ICANN. El 26 de agosto la junta directiva de la ICANN aprobó la política de la ICANN (política uniforme, remitimos supra), basada íntegramente en las recomendaciones de la OMPI.
Las reglas de la ICANN reprimen la apropiación de nombres de dominio sin interés legítimo y utilizados de mala fe.
El procedimiento ante ICANN consta de cinco etapas esenciales. Se presenta la demanda ante un proveedor de servicios de solución de controversias acreditado por la ICANN, por ejemplo la OMPI.
Contestada la demanda, el proveedor de servicios de solución escogida nombrará un grupo administrativo de expertos.
Dictada la resolución será comunicada a las partes a los registradores interesados y a la ICANN. Y se dispondrá la ejecución de la resolución dispuesta, en caso que haya que cederse o cancelarse el nombre de dominio en cuestión.
Los defensores de este tipo de soluciones es la supuesta celeridad y bajo costos de los procedimientos. El procedimiento tiene una duración de 45 a 50 días desde la presentación de la demanda. Destacan la informalidad del procedimiento. Además de la internacionalidad del procedimiento: establece un único sistema de resolución de controversias en materia de nombres de dominio con independencia de la situación geográfica del registrador, del dueño del nombre de dominio o del demandante.
En España es éste el procedimiento que se aplica a los efectos de la resolución de las controversias entre nombre de dominio y marcas.
Sistema Argentino:
En nuestro país, desde 1987, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a través de la dirección de Informática, Comunicaciones y Seguridad – a quien se le asigna la sigla NIC-ARGENTINA -, tiene a su cargo la administración del dominio de nivel superior de Internet (los .ar).
El 28.08.00 el Ministerio mencionado dictó la resolución 2226/00 que establecía nuevas reglas para el registro de nombres de dominio. Dicha norma entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, pero establece la particularidad que toda modificación introducida en la misma por la autoridad de aplicación cobrará vigencia a partir de su publicación en el sitito de NIC-ARGENTINA, lo cual introduce una novedosa variante de publicación de normas, y a la vez, una dudosa variante para la vigencia de toda ley, atento que el art.
2 del
Código Civil establece, para su validez, la publicación por un medio oficial, no existiendo a la fecha disposición alguna que dé a la página WEB de un ministerio o repartición pública alguna el carácter de medio oficial.
Sin entrar en un exhaustivo análisis de la norma en cuestión, no podemos dejar de señalar dos de las cuestiones que más conflictos y polémicas a suscitado, como es la adopción del sistema atributivo y la auto eximición por parte de la autoridad de aplicación de actuar como mediador y/o árbitro en conflictos que se susciten a partir de la inscripción de denominaciones engañosas o sobre las que terceros reclamen derechos preexistentes.
Al adoptar el sistema atributivo, se introduce en el sistema de registro de nombres de dominio en Internet el principio esencial 'prior in tempore potior in jure', es decir, que se adjudicará el derecho al uso del dominio al primer registrante. El sistema atributivo adoptado prevé dos excepciones: no se aceptarán nombres de dominio que puedan confundirse con instituciones o dependencias del Estado o de organismos internacionales, o aquellas denominaciones contrarias a la moral y las buenas costumbres.
La autoridad de aplicación se reduce a la de un simple agente de inscripción, ya que renuncia a ejercer un poder de policía sobre el registro, a efectos de evitar los excesos y abuso, y de tutelar los derechos de terceros, como lo están haciendo otras legislaciones (entrecruzamiento con otros registros, posibilidad de terceros).
Como ya vimos, en la Argentina al igual que la mayoría de las legislaciones del mundo, se establece para el sistema de registro de dominios Internet, el principio atributivo, o sea que se otorga el registro del nombre solicitado a quien primero lo solicite.-
Frecuentes son entonces los conflictos entre personas que se consideran con mejor derecho a un nombre de dominio ya asignado, ya sea por ser titulares de una marca registrada, o por que ese nombre identifica fundamentalmente a su persona.-
El sistema Argentina carece hasta el presente de dos elementos, comunes hoy en muchas legislaciones y que evitarían y/o solucionarían gran parte de estos conflictos. Me refiero a que en Argentina:
No hay ningún procedimiento previo a la registración de un nombre de dominio, de publicación de la pretensión de inscripción y posibilidad de oposición por parte de un tercero;
No existe ningún mecanismo , de solución de los conflictos, y de aplicación obligatoria para el registrante, como lo han propuesto reiteradamente los organismos internacionales. Por el contrario, NIC-ARGENTINA tiene establecido en su regla 8 que “NIC-ARGENTINA no actuará como mediador ni como árbitro, ni intervendrá de ninguna manera, en los conflictos que eventualmente se susciten entre los registrantes y/o solicitantes y/o terceros, relativos al registro o uso de un nombre de dominio”.-
Debemos sumar también la gratuidad del sistema y la falta de obligación de activar el sitio registrado, circunstancias estas que incentivan la inscripción masiva de nombres de dominio.-
Todo esto ha llevado a frecuentes conflictos sobre la propiedad de un registro de dominio, cuya solución ha debido buscarse ante la Justicia, quien ya ha dictado numerosos fallos, generalmente en medidas cautelares, y que han ordenado la suspensión, revocación o transferencia de un registro de dominio cuando se ha demostrado el mejor derecho por ser titular de una marca registrada o por haberse efectuado el registro cuestionado con mala fe y con la única finalidad de obtener un beneficio económico injustificado.-
Es así como durante el año 1999, en los casos “ “PUGLIESE FRANCISCO NICOLAS c/ PEREZ CARLOS ENRIQUE s/ medidas cautelares" y “HELADERÍAS FREDDO S.A. C/SPOT NETWORK s/apropiación indebida de Nombre FREDDO para Internet” ,entre otros casos, se dictaron medidas cautelares solicitadas por titulares de marcas registradas disponiendo la Justicia Argentina la suspensión de registros de nombres de dominio efectuados por personas que no eran titulares de esos registros marcarios.-
De los referidos casos se puede concluir que para la Jurisprudencia dominante Argentina, en casos de registro de un dominio Internet similar a una marca registrada, se ha dado total primacía a la marca registrada, y se ha ordenado la suspensión, cancelación o transferencia del nombre de dominio a favor del titular de la marca.-
Las medidas cautelares se habilitaron con fundamento en el art.232 del
Código Civil y Comercial de la Nación (medida cautelar genérica) y en el art.50 del Acuerdo ADPIC.
En la mayoría de los casos jurisprudenciales no se trató en los fallos la existencia de buena o mala fe del registrante del dominio, ni se tuvo tampoco en cuenta el principio de especialidad del nombre y la necesidad de que exista riesgo de confusión, una marca notoria o la existencia de mala fe, principios estos aceptado por la mayoría de las legislaciones y que han sido también fundamento de los fallos de los Organismos Internacionales de solución de este tipo de controversias.-
Con relación a la especialidad del nombre debe tenerse en cuenta que cuando nos referimos a una marca podemos encontrar varias marcas similares pero que se refieran a diferentes productos ya que una misma denominación puede ser usada por diferentes titulares de clases de productos diferentes. Es así como la jurisprudencia con relación al régimen de marcas ha establecido que “el principio de especialidad que consagra la ley, permite que existan marcas idénticas para distinguir productos distintos y que la restricción a esa norma solo se configura en el supuesto de una confusión entre los productos mismos como su venta en los mismos lugares”
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPs en inglés) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), , vigente desde el 1.1.95 y aprobado por ley 24425 (B.O. 5.1.95), establece en el art. 50:
“1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:
a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;
b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.
2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.
3. Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.
4. Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, éstas se notificarán sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación. A petición del demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa notificación se procederá a una revisión, en la que se le reconocerá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas.
5. La autoridad encargada de la ejecución de las medidas provisionales podrá exigir al demandante que presente cualquiera otra información necesaria para la identificación de las mercancías de que se trate.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, las medidas provisionales adoptadas al amparo de los párrafos 1 y 2 se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que habrá de ser establecido, cuando la legislación de un Miembro lo permita, por determinación de la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinación no será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales, si este plazo fuera mayor.
7. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante, previa petición del demandado, que pague a éste una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas.
8. En la medida en que puedan ordenarse medidas provisionales a resultas de procedimientos administrativos, esos procedimientos se atendrán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección”.-
Visto ya la aplicación de la OMPI en temas concernientes a conflictos entre nombres de dominio, sus decisiones, procesos y la conceptualización de los mismos como así también su problemática, y la situación en Argentina respecto de estos problemas, y la reglamentación del derecho comparado, citaremos a continuación jurisprudencia respecto de estos temas que han tenido resonancia. Jurisprudencia tanto nacional como Internacional que a continuación transcribimos y a posteriori, haremos un breve comentario de la misma.
Caso bimbo.biz
“En una reciente resolución a la que tuvo acceso Europa Press, el panelista de la OMPI Miguel B. O'Farrell consideró que la empresa española de alimentación, que ya posee los dominios de Internet Bimbo.com, Bimbo.org, Bimbo.es, Bimbogames.net y Bimbocao.com, no reúne las condiciones para arrebatarle el citado dominio a Lars Taylor, residente en California, que lo mantiene inactivo desde que lo contrató en noviembre de 2001.
Un año después, en noviembre de 2002, los abogados de Bimbo se pusieron en contacto con Taylor para saber si estaba interesado en vender el dominio y, tras intercambiar correspondencia, acordaron la transacción en 400 dólares, aunque ésta al final no se llevó a cabo. Por ese motivo, en mayor de 2003 decidió interponer la demanda ante el organismo internacional. La compañía española intentó basar su argumentación en este comportamiento, así como en el hecho de que el dominio no hubiera sido utilizado en casi dos años. Sin embargo, la OMPI sólo le reconoció a Bimbo que el nombre del dominio es "idéntico o similarmente confuso" a su nombre de marca, a pesar de que el demandado llegó a expresar su intención de firmar una declaración en la que no se comprometería a no utilizar la dirección para vender bienes relacionados con la bollería. Por contra, arguyó que la empresa de alimentación no ha conseguido demostrar que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos en la dirección y que "no existe ninguna evidencia" de que Taylor registrara el dominio con el fin de lucrarse, puesto que ya había transcurrido un año desde que lo registró hasta que Bimbo se puso en contacto con él, sin que este último hubiera realizado ninguna oferta a la compañía española. Muy al contrario, el demandado argumentó en su defensa que su intención al registrar el dominio había sido el de crear un web relacionado con adultos y humor --puesto que la palabra en inglés significa 'tía buena sin seso'--, pero que diversas "circunstancias excepcionales" relacionadas con obligaciones militares no le permitieron llevar a la práctica el proyecto, por lo que no descartó la venta del dominio por un precio que cubriera los gastos en los que había incurrido hasta la fecha en la reserva, registro y mantenimiento de la controvertida dirección de Internet. La OMPI no sólo consideró válidos estos argumentos del demandado, sino que además acusó a Bimbo de haber realizado su oferta de compra con el fin de intentar demostrar la mala fe de Taylor para lucrarse con la citada dirección”.
El caso citado supra se relaciona con uno de los tantos conflictos resuelto por la ompi, hace a la jurisprudencia internacional citada por nosotros en el comienzo de esta obra en la introducción.
Comentario del fallo :
Laras Taylor había inscripto el dominio de “bimbo . biz”, bajo su dominio en el año 2001, la empresa bimbo es una empresa de productos alimenticios (española) que previamente tenia registrado bajo su dominio otros nombres de dominio tales como bimbo.org , bimbo . com, etc.
La empresa española bimbo pretende que el dominio “bimbo .biz”, pertenezca a su registración, a los efectos alega que la persona Laras Taylor no había utilizado el dominio bimbo .biz en ningún momento desde hace dos años, que este estuvo inactivo durante todo este periodo, a la vez la empresa le habría ofrecido a la dueña de bimbo.biz una suma de dinero por la transferencia del mismo, que al principio había sido aceptada pero finalmente no se llevo a cabo. Por esto la empresa española alega contra L.Taylor mala fe e intenciones por parte de esta de obtener lucro con la venta de este nombre de dominio.
La OMPI sostuvo que el nombre de dominio es similar a la marca de la empresa española bimbo, pero que no pudo demostrar que L.Taylor careciera de interés legitimo y que no existen evidencias de que la misma registrare el dominio con el fin de obtener algún lucro por este en forma posterior. A su vez el demandado alego que su intención había sido crear un sitio web relacionado con humor y adultos.
Por todo esto la OMPI rechazo el pedido de la empresa española y mantuvo el dominio bimbo.biz en manos de L. Taylor.
El caso Bancotequendama.com
1.” El Banco Tequendama S.A. es una institución financiera colombiana en funcionamiento desde 1976. Además de sucursales en las principales ciudades del país, cuenta con oficinas en Caracas y San Antonio del Táchira en Venezuela. El Banco ha registrado en Colombia al menos 14 marcas. La primera de ellas le fue concedida en 1994. En 1998 el Banco comienza su presencia en internet utilizando el nombre dominio btequendama.com.co que registró ante la Universidad de los Andes el 18 de septiembre. En el 2000, al igual que otras instituciones bancarias, el Tequendama inicia grandes inversiones para prestar sus servicios en línea. El 6 de junio de ese año el Banco solicita el registro de bancotequendama.com.co, sin embargo, se le habían adelantado en el registro de bancotequendama.com.
2. Iván MARTÍNEZ IBARRA, ingeniero cartagenero graduado de la Universidad de los Andes, es un reconocido empresario del sector de alimentos en Barranquilla. El 27 de mayo de 2000, MARTÍNEZ IBARRA registró por internet bancotequendama.com ante Melbourne IT Ltd., sociedad domiciliada en Australia. El nombre de dominio no fue dirigido a ningún sitio; si se le buscaba simplemente aparecía un mensaje de error en el navegador. Una semana antes él había registrado bancocajasocial.com, correspondiente al nombre y marcas de otra institución financiera colombiana. El 11 de junio de 2001 un panel de expertos de la OMPI ordenó la transferencia del nombre de dominio bancocajasocial.com luego de una demanda presentada por esa institución bancaria
[10].
3. El 17 de agosto de 2001 el Banco Tequendama presentó una demanda en contra de MARTÍNEZ IBARRA ante el Centro de Arbitraje de la OMPI buscando que igualmente le fuera transferido el nombre de dominio. El Banco alegó que el nombre de dominio era idéntico a sus múltiples marcas, que el demandado carecía de derechos o interés legítimo en el mismo, y que lo había registrado y usado de mala fe. La decisión anterior con relación a bancocajasocial.com sirvió para apoyar esta posición. El 27 de noviembre de 2001 los argumentos del Banco son aceptados por el panelista quien ordena la transferencia
[11]. La decisión era de esperarse, ninguno de los cuatro bancos colombianos que habían demandado en aplicación de la Política Uniforme de Resolución de Conflictos con Nombres de Dominio de la ICANN habían perdido el pleito.
4. A pesar de la Decisión del panel, el nombre de dominio no le ha sido transferido al Banco. Antes de que la Decisión quedara en firme, Iván MARTÍNEZ IBARRA presentó una demanda ordinaria contra el Banco Tequendama S.A. ante los Jueces Civiles Municipales de Barranquilla. Esta demanda detuvo la aplicación de la Decisión del Centro de Arbitraje de la OMPI. Las pretensiones de esta demanda son: 1. que se reconozca que el señor Iván MARTÍNEZ IBARRA goza de un derecho real legítimo sobre el nombre de dominio bancotequendama.com, 2. que se establezca que de acuerdo al Derecho colombiano el Banco Tequendama S.A. no dispone de ningún tipo de derecho sobre el mencionado nombre de dominio y 3. que por lo tanto se señale la obligación del Banco Tequendama S.A. de respetar el derecho real del titular legítimo.
5. El Juez Quinto Civil Municipal de Barranquilla, a quien le fue repartido el caso, se declaró incompetente por considerar que la naturaleza del proceso era de competencia de los Juzgados Civiles del Circuito. La Juez Séptima del Circuito de Barranquilla igualmente se declaró incompetente para avocar el conocimiento de este proceso por razón del territorio y resolvió remitir la demanda y sus anexos a la oficina judicial de Bogotá
[12].
6. El interés de este caso es que por primera, y única vez, se le pone en conocimiento a un Juez de la República un conflicto originado por un nombre de dominio. Con ingredientes interesantes como: que el contrato y la mayoría de pruebas se encuentran en forma de mensajes de datos; que no es claro cuál ley se aplica al registro del nombre de dominio considerando que fue efectuado con una empresa en Australia; que tampoco es clara la ubicación del bien en litigio, ni las bases jurídicas que tendrá que aplicar el juez para resolver el caso. Hasta el momento la demanda no ha sido ni siquiera admitida. Su suerte bien merece la pena de ser estudiada.
7. En auto de fecha 17 de enero de 2002 en el proceso ordinario de Iván MARTÍNEZ IBARRA contra Banco Tequendama S.A., el Juez Quinto Civil Municipal de Barranquilla se declaró incompetente para conocer del asunto. De acuerdo al auto, su competencia, establecida en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, se limita a “los procesos contenciosos entre particulares y de sucesión, que sean de menor cuantía”. Para el juez no había ninguna contención entre particulares porque el demandado simplemente solicitaba se le reconociera su derecho sobre el nombre de dominio. Por ello remite la demanda a los Jueces Civiles del Circuito de Barranquilla que de acuerdo al artículo 17 del Código de Procedimiento son los competentes. Vale la pena anotar lo siguiente. En el caso concreto, las partes son dos particulares, una persona natural contra una sociedad anónima. El valor en que se estima el nombre de dominio es de diez millones de pesos, por lo que se trata de un proceso de menor cuantía
[13]. La demanda solicita al Juez determinar que el titular del derecho sobre un nombre de dominio es la persona que lo registró y no aquella que tiene registrada una marca. Es decir que, hay dos particulares que creen tener derechos sobre un mismo bien de menor cuantía, esto es lo que se conoce por contención. Con lo que la decisión del juez, a nuestro entender, no estaba sustentada correctamente.
8. Más interesante resulta el auto de fecha 14 de mayo de 2002 proferido en ese mismo proceso por la juez Zoila FARAK DE LARIOS. En este auto, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito se declara “incompetente por razón del territorio para avocar el conocimiento de este proceso” y por lo tanto lo remite a los “Juzgados Civiles del Circuito Especializados de Bogotá”.
9. El fundamento de la decisión es el siguiente: “Al estudio de la misma se observa; que la demanda va encamina a la protección jurídica del nombre mercantil de dominio de bancotequendama.com, de conformidad con los hechos del libelo demandatorio, empero, esta no se ha fundamentado en la Política Uniforme de Resolución de Controversias de la CORPORACIÓN DE ASIGNACIONES DE NOMBRES Y NUMEROS DE INTERNET (ICANN), ni en controvertir LAS DECISIONES DEL PANEL DE EXPERTOS; cuya reglamentación está incorporado al contrato de registro entre el demandante y el registrador, sino contra BANCO TEQUENDAMA S.A., tercero ajeno al referido contrato y por ende al reglamento. Situación que impide tomar como jurisdicción la establecida en el mismo. Y, por otra parte, tratándose de una demanda de protección del nombre comercial debe dirigirse la demanda según la regla 7 del artículo 23 del C. de P.C., es decir, contra la casa matriz o principal siendo el Juez competente el de su domicilio principal y no de la sucursal por cuanto no se trata de asuntos vinculados con esta última”.
10. El auto tiene varios aspectos que vale la pena examinar. Primero, introduce el concepto de “nombre mercantil de dominio” que no existe en el Régimen Andino de Propiedad Industrial y luego lo confunde con el del “nombre comercial”. Esto va en el sentido que un nombre de dominio comercial es un signo distintivo siempre que se use a manera de nombre o enseña comercial. En este caso preciso no es tan claro que estemos ante un nombre de dominio comercial porque éste nunca sirvió para identificar un sitio web o un comerciante, simplemente estuvo registrado sin dársele ningún uso.
11. Segundo, al remitir la demanda a los Jueces Civiles Especializados de Bogotá entiende que los nombres de dominio comerciales se encuentran incluidos en los derechos de propiedad industrial (artículo 17 del Código de Código de Procedimiento Civil). Estamos de acuerdo con esta posición siempre que el nombre de dominio haya sido usado, lo que no es el caso.
12. Y tercero, determina que el Banco Tequendama al no ser parte del contrato de registro es ajeno al mismo y por ello no se encuentra vinculado con lo que en él se establezca. En efecto, las Reglas Uniformes de Resolución de Conflictos con Nombres de Dominio (UDRR), en el artículo 3.1 establecen que es competente para conocer de conflictos relativos al nombre de dominio el Juez de la dirección que el demandado indicó al momento del registro, en este caso la ciudad de Barranquilla. La competencia de los Jueces de Barranquilla no está únicamente establecida en las UDRR. El Banco Tequendama en su demanda ante la OMPI aceptó expresamente la competencia de los jueces de Barranquilla, así dice textualmente: “El demandante acepta someterse, únicamente respecto de cualquier impugnación que pueda efectuar el demandado en relación con una resolución del grupo administrativo de expertos de ceder o cancelar el nombre de dominio objeto de la presente demanda, a la jurisdicción de los tribunales en: [...] la jurisdicción ordinaria radicada en los jueces civiles del circuito de la ciudad de Barranquilla, Colombia”. La juez aplica entonces el principio por el cual los contratos sólo tienen efectos entre las partes. Principio de efecto relativo de los contratos que la UDRP interpreta de una manera muy particular al permitir que cualquier persona en el mundo que no sea parte en el contrato, basada en ese contrato, tenga derecho a demandar. Al aceptar el juez que la UDRP no se aplica para establecer la competencia queda por ver cómo interpreta la validez de la cláusula compromisoria de ese mismo contrato, y con ello la validez del mecanismo de paneles administrativos establecidos por la OMPI.
13. Al no aceptar la competencia establecida por las partes de la demanda, simplemente aplica las reglas comunes y remite el expediente a Bogotá. El expediente fue repartido al Juez Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá quien en julio de 2002 rechazó la demanda. No podemos comentar este auto ni la suerte del expediente ya que no hemos tenido acceso a esa información. Lo único que sabemos es que hasta el momento el nombre de dominio bancotequendama.com no ha sido transferido al Banco.”
Comentario del caso
Lo destacable de este caso es que por primera vez en Colombia se remite un caso de nombre de dominio a un juez civil de dicha república.O sea que intervendrá en un conflicto sobre nombre de dominio, ya no un organismo internacional vgr OMPI, sino que interviene un juez “ordinario de un país” (en este caso colombiano).
Es bueno dejar en claro que lo que pretendemos hacer con este caso es demostrar o mostrar los problemas que se suscitan en un país, específicamente en uno de sus poderes (judicial) cuando a ellos se le remiten conflictos relativos a nombres de dominio.
Uno de estos problemas es por ejemplo el tema de la competencia a aplicar (cual de los distintos juzgados es o no competente para intervenir en estos casos), otro problema es cual es la legislación que se aplica. No nos olvidemos que el “contrato” que celebro el señor Ivan Martinez Ivarra , al registrar el nombre de bancotequendama.com , lo hizo (la registración ) ante melbourne IT Ltd., que es una sociedad domiciliada en Australia. Se aplicara el derecho de Australia , de Colombia , cual? .
Nos pareció importante este caso judicial en virtud que si este mismo hecho se planteara aquí en nuestro país , cual seria el resultado de esto? .Tal vez a nuestros magistrados se les presentarían los mismos problemas que a los jueces colombianos , nos es para menos , no olvidemos que en nuestro sistema legal nada o casi nada se ha legislado respecto de este y otros temas relacionados con la informática , que tiene inmensurable crecimiento todos los días.
En este caso si bien la OMPI determino que el nombre de dominio sea transferido al banco tequendama , a nivel “nacional” , cuando el conflicto fue llevado ante los jueces colombianos, estos no sabían si eran o no competentes en el asunto de tal modo se “pasaban la bola” unos a otros . Y es entendible que así ocurriese en virtud que los magistrados no solo no tenían conocimiento de la legislación aplicable, sino que también tendrían tal vez poco o nada de conocimiento respecto a temas concernientes a nombres de dominios, cosa que hace dificultosa su resolución por parte de seres humanos que no conocen del tema .
Creemos que lo mismo acontecería en nuestro país al existir las mismas falencias en nuestras leyes. Si bien nuestros magistrados aplican para solucionar estos conflictos el art. 50 de ADPIC y el código procesal civil y comercial de la Nación, a los cuales aludimos anteriormente.
Es que es un problema muy serio, el hecho de que nada se diga en la ley de cual es la competencia de los magistrados en estos temas, que regla se aplica para resolver dichos problemas, el poco o casi nulo conocimiento por parte de los jueces respecto de estos temas (que para ser sinceros nosotros carecíamos de todo conocimiento sobre esto) .Son cuestiones que hacen complejo la resolución de estos conflictos por parte de los jueces locales. Otro problema es que pasaría en el caso de que por ejemplo la OMPI resolviera, como en este caso, transferirle el nombre de dominio al demandante , pero por haberle dado intervención a los jueces locales estos hubiesen resuelto que el nombre de dominio siga en poder del demandado ; cual resolución habría que adoptar , cual de ellas tiene preeminencia sobre la otra, si existe un orden de prelación ,etc.
Por eso creemos que es menester, en la forma mas rápida posible, que nuestro poder legislativo se encargue de estos temas , para que si es planteado algún día por ante alguno de nuestros jueces, estos tengan las herramientas necesarias para hacerle frente y solucionar lo mas equilibradamente o equitativamente estos conflictos .A la vez consideramos necesario y útil la educación o las charlas que se les pudieran realizar a nuestros magistrados para que comiencen a integrarse en estos temas, para que la realidad no los sorprenda mañana, mejor dicho , no los sorprenda hoy.
Lamentablemente no encontramos en este caso un dictamen de los jueces colombianos sobre este problema, lo cual no quiere decir que no lo sigamos buscando por otros lados, trataremos que para antes de la finalización de esta materia podamos obtener (si es que ya se encuentra a disposición) la sentencia del caso dictada por algún magistrado colombiano.
Jurisprudencia argentina:
Caso Pugliese Francisco Nicolás c/ Pérez Carlos Enrique s/ medidas cautelares:
“VISTO: el recurso de apelación interpuesto a ffs. 236/236bis, contra la resolución de fs. 228 y vta., fundado a fs. 243bis/254vta. y contestado a fs. 256/260;
Y CONSIDERANDO:
1) Que la actora solicitó, como medida cautelar, se decretara la suspensión preventiva del registro del nombre de dominio “psa.com.ar” realizado por el demandado , y se procediera a autorizar a su parte a la utilización de aquél; fundamentó su petición en lo dispuesto por el art. 50 del ADPIC y el art. 232 del Código Procesal (conf. Fs. 225vta.)
El señor Juez hizo lugar al pedido (conf. Fs. 225vta.), hecho que motivo la apelación del demandado (fs. 236/236bis)
2) Que las quejas del recurrente son, sintéticamente expuestas, las siguientes: a) la medida decretada no () es cautelar sino anticipatoria, y causa un gravamen de imposible reparación aún en el caso de ser revocada o dejada sin efecto; b9 el nombre de dominio no es una marca, razón por la cual no es aplicable el art. 50 del ADIPC; c) Industrias Pugliese SA, persona a quien el “a quo” concedió la utilización del nombre de dominio “psa.com.ar”, no es titular de la marca “psa” ni se verificó a su respecto hecho o acto jurídico alguno que hubiera abierto la posibilidad en tal sentido; d) inexistencia de verosimilitud del derecho y peligro en la demora; y e) pertinencia de la fijación de una contracautela real, en lugar de la dispuesta por el sentenciante (conf. Memorial de fs. 243/bis/254vta.)
3) Que, en primer lugar, cabe señalar que los magistrados no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, sino sólo a tomar en cuenta las que son conducentes para esclarecer los hechos y resolver correctamente el diferendo (Fallos: 310:1835;319:119 - y sus citas-; entre otros).-
Ello sentado, destácase que no se encuentra en discusión en autos que el señor Francisco Nicolás Pugliese es el titular de la marca “psa”.-
En este sentido, se debe ponderar que tanto la medida cautelar como la acción principal -que se tiene a la vista en este acto- fueron iniciadas conjuntamente -en lo que aquí interesa - por el mencionado Francisco Nicolás Pugliese y por Industrias Pugliese SA.-de la cual el primero ostenta el carácter de presidente (conf.fs.14 y vta. de los autos principales).-
En tales condiciones, y dentro del limitado marco cognoscitivo propio del ámbito cautelar, se advierte que Industrias Pugliese SA cuenta con la autorización del nombre de dominio “psa.com.ar”. Lo expuesto, desde que: a) así fue peticionado en el escrito obrante a fs. 221/226vta. (esp. Fs. 225vta.); y así fue resuelto por el “a quo” sin que haya merecido impugnación alguna del Sr. Francisco Nicolás Pugliese:A lo que cabe añadir que la documentación acompañada en autos se deriva, tal como lo expresó la actora a fs. 221vta.(“ también es la marca comercial que identifica los productos comercializados por Industrias Pugliese SA, cuyo presidente el Sr. Francisco Pugliese2), que la mencionada empresa utiliza el símbolo marcario “psa” para distinguir sus productos; hecho éste que da por tierra con la afirmación del demandado consistente en que “no existe documentación alguna que permita siquiera mínimamente inferir la veracidad de las aseveraciones realizadas por la actora”.-
Consecuentemente, el agravio sub “c” -ver punto 2 de esta resolución- no puede prosperar.-
4) Que, respecto del agravio sub “b”, corresponde indicar que, independientemente de que el nombre de dominio sea o no una marca, lo cierto es que lo que aquí se encuentra en juego es la protección de un registro marcario, que se estaría utilizando por quien no es titular; y en esta inteligencia resulta ineludible la aplicación de las disposiciones que sobre el tema trae el ADPIC, en tanto incorporado a nuestro ordenamiento positivo por ley 24.425. Por consiguiente, esta queja también debe ser rechazada.-
5) Que, con relación a la calidad de anticipatoria de la medida decretada, cuadra apuntar que en los casos comunes referidos a la lesión a la exclusividad de una marca, el daño invocado encuentra reparación, siquiera provisoriamente, con la orden de cese de uso emitida por el Juez, puesto que el titular de la marca se halla autorizado a comerciar utilizando su símbolo por la sola razón de revestir ese carácter.-En cambio, en el supuesto en examen, no bastaría para brindar a la peticionaria la posibilidad de acceder al mercado de internet con su propia marca, constituir su propio sitio y distribuir sus productos desde allí (conf. Fs.224vta.). Ello, desde que para poder así hacerlo es necesario contar con el pertinente registro ante el NIC Argentina, con lo que de ser autorizado éste, la actora seguirá permaneciendo privada de la posibilidad de ingresar con la marca de la cual es titular a lo que no es sino una forma distinta de comercializar sus productos (mercado virtual).-
De este modo, se advierte que la tutela cautelar únicamente resultará eficaz para el accionante si se ordena conjuntamente con el cese de uso y la cancelación provisoria del registro del nombre de dominio “psa.com.ar” obtenido por el demandado, el otorgamiento de dicho registro -en forma también provisoria y con carácter cautelar- a favor de la actora.-
En consecuencia, la medida ha sido bien decretada, para evitar -de modo rápido y eficaz- que se consume un daño irreparable al titular de los derechos (art. 50,aps. 1 y2, ADPIC).-
6) Que el requisito de la verosimilitud en el derecho de la accionante queda suficientemente verificado con : a) la titularidad de la marca “psa” que ostenta el Sr. Francisco Nicolás Pugliese; y b) la mayor antigüedad de ésta respecto del registro del nombre d dominio realizado por el demandado (conf. constancias de fs. 34/38 y expresas manifestaciones del demandado de fs. 252vta.;; asimismo, ver Farinella, Favio, “Internet, nombre de dominios, jurisdicción y ley aplicable” , en Doctrina Judicial, ejemplar del 3 de noviembre del corriente año, p.654).-
Con relación al peligro en la demora, éste es evidente a poco que se repare en el auge que hoy día reviste el comercio a través de internet, como así también su innegable importancia económica. Y en cuanto a la argumentación del demandado consistente en que no existe el requisito ahora examinado, debido al tiempo que la actora dejó transcurrir hasta que intentó registrar su marca como nombre de dominio, cabe indicar que no resulta válida, pues lo que aquí importa es que al tiempo que quiso concretar su ingreso con su marca a internet la actora no pudo hacerlo, ya que el privilegio marcario puede ejercerse o no en cualquier momento (salvo el supuesto de caducidad, que no es el de autos).-
7) Que, por último, con respecto a la contracautela fijada asiste razón a la recurrente.-
Así, débese establecer una de carácter real, a los efectos de resguardar debidamente los derechos del demandado (conf. esta sala, doctrina d la causa 7593/99, del 2.12.99, y sus citas).
En consecuencia, corresponde fijar en la suma de $ 20.000 la caución a integrar por la actora, a cuyo fin se establece el plazo de diez días. Dicha caución podrá ser satisfecha en dinero en efectivo, títulos valores, seguros de caución u otras garantías suficientes.-
Por ello, SE RESUELVE: confirmar la resolución apelada, con la modificación que surge del punto 7 de esta resolución. Impónese las costas por su orden, atento lo novedoso de la cuestión (arts. 68 y 69 del Código Procesal).
Déjase constancia de que la tercera vocalía de la Sala se encuentra vacante (art. 109 del RJN).//-
Regístrese, notifíquese y devuélvase
Firmantes: MARINA MARIANI DE VIDAL - EDUARDO VOCOS CONESA”
Comentario del fallo:
La actora, la industria pugliese S.A , inicio acción judicial solicitando al tribunal de primera instancia la suspensión preventiva del registro del nombre de dominio “psa.com.ar” registrado por el demandad , y se lo autorice a usarlo al demandante fundado en el art. 50 del ADPIC y el 232 del código procesal. Que el a quo admitió la demanda en primera instancia por ende el demandado interpuso acción de apelación por ante el ad quem.
Creemos que lo destacable de este caso es que la cámara en uno de los puntos del considerando(6) resolvió que independientemente que el nombre de dominio sea una marca o no entiende que lo que esta en juego es un registro marcario y por ende resulta aplicable el ADPIC en tanto que fue introducido por nuestra legislación por ley 24. 425.
Es de destacar que nuestra jurisprudencia le da primacía a la marca sobre el nombre de dominio, cuando la primera es más antigua en el tiempo.
En este caso, en el punto seis de las consideraciones de la cámara entiende que la industria Pugliese (el señor Pugliese) tiene registrada la marca con mas antelación que el demandado, o sea que el titular de la marca es el señor Pugliese y que esta es mas antigua que el nombre de dominio registrado por el demandado, ergo , al tener la marca preeminencia sobre el nombre de dominio, la marca al ser de el señor pugliese y esta ser mas antigua que el dominio, la cámara decidió confirmar la sentencia de el juzgado de primera instancia .Es decir la suspensión del registro del nombre de dominio y se autoriza a la actora a la utilización de aquel.
Básicamente queremos recalcar que son varios los fallos que aplican el ADPIC para solucionar estos conflictos en argentina. Si bien en este caso se tomaron en consideración otros temas que creemos que exceden el objetivo que nos planteamos en este trabajo y por ende omitimos tratarlos. Haciendo hincapié solamente en la aplicación por nuestros jueces del ADPIC a los efectos de solucionar estos conflictos que se le plantean, específicamente nuestros jueces aplican el art. 232 del código procesal civil y comercial de la Nación, y los párrafos 1 y 2 del art.50 del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (adpic), que ya fueron comentados ut supra.
